La caducidad de la marca registrada por no uso

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A menudo comprobamos un error frecuente, consistente en pensar que, una vez registrada la marca, su dueño puede relajarse. Nada más lejos de la realidad, pues conforme a la Ley la marca registrada puede quedar caducada y cancelada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en primer lugar, en caso de no haber sido renovada en el plazo de tiempo para el cual fue concedida.

Pero además del supuesto anterior, los tribunales pueden declarar la caducidad de la marca cuando ésta no haya sido usada. La caducidad de la marca registrada por falta de uso conlleva la pérdida por su titular de los derechos derivados del registro desde el momento en que se producen los hechos u omisiones que dan lugar a dicha caducidad (efectos ex tunc).

Ahora bien, esta regla general tiene su excepción. La Ley contempla la posibilidad de que el propietario de la marca se defienda demostrando que existen causas justificativas de la falta de uso (art. 58 de la Ley de Marcas). Es decir, pese a que el titular de la marca no haya cumplido con la obligación de usarla del modo y durante el plazo ya indicados, la Ley permite sortear la sanción de caducidad de las mismas si se acreditan “causas justificativas” de esa falta de uso.

En una reciente Sentencia de 22 de diciembre de 2015, nuestro Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre estas cuestiones, al analizar un pleito iniciado por "Alta Zapatería Balear, S.L.", que presentó una demanda contra “Yanko, S.A.” e “Internacional Yanko, S.A.” (en lo sucesivo, Yanko) en la que solicitaba se declarara la caducidad por falta de uso de una serie de marcas nacionales de las que eran titulares las demandadas, unas mixtas y otras denominativas, caracterizadas porque el elemento denominativo era “Pepe Albadalejo” o “Pepe Albaladejo Mallorca”.

Los titulares de las marcas registradas intentaron defenderse contra Yanko alegando distintos motivos que justificaban el no uso de las marcas, la mayoría de ellos relacionados con problemas operativos de la propia empresa. Al respecto, el TS es rotundo al afirmar que estas causas “no están amparadas por el art. 39.4 de la Ley de Marcas, puesto que están relacionadas con el riesgo normal de la empresa, como es el caso de las razones comerciales (tiempo necesario para el lanzamiento de una línea de productos, exigencias del principal cliente) y económicas (concurso de la anterior titular de la marca), o no justifican la imposibilidad de utilizar la marca propia (existencia de un competidor que utiliza indebidamente la marca)”.

Pero además, los titulares alegaron un motivo ciertamente relevante, cual era haber atravesado por un procedimiento de concurso de acreedores. Hay antecedentes jurisprudenciales que, en procedimientos de quiebra, han estimado que el titular queda impedido del uso de la marca y, por consiguiente, se podría defender ahora que el procedimiento concursal sería causa justificativa que excluye la caducidad por falta de uso.

Sin embargo, el TS rechaza esta interpretación y afirma que “el criterio que preside la regulación del concurso no es la paralización de la actividad de la empresa concursada sino, por el contrario, la continuación de tal actividad (art. 44 de la Ley Concursal), por lo que en ningún caso podría considerarse adecuada para justificar la falta de uso de la marca”.